HvJEU in Portakabin / Primakabin: AdWords onder omstandigheden merkinbreuk
Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft op 8 juli 2010
een
arrest gewezen over merkinbreuk door het
gebruiken van Google AdWords. AdWords zijn zoektermen die, als
ze door de internetgebruiker worden ingevoerd in een zoekmachine
zoals Google, gesponsorde links of advertentie(s) opleveren
naast de "objectieve" zoekresultaten die op basis van
een algoritme worden geselecteerd. AdWords worden op basis van
een veilingsysteem verkocht aan de hoogste bieder. Wie het
hoogst biedt, verschijnt als eerste gesponsorde zoekresultaat.
Eerder dit jaar deed het Hof al uitspraak over de
verantwoordelijkheid van Google daarin.
In deze langlopende Nederlandse zaak gaat het over twee
concurrenten: Portakabin produceert en verkoopt mobiele
bouwsystemen en is tevens houdster van het merk
"Portakabin". Concurrent Primakabin verkoopt en verhuurt
nieuwe en tweedehands mobiele bouwsystemen. Voor een belangrijk
deel bestaat de handel van Primakabin uit gebruikte Portakabin
units. Beide partijen bieden hun units online aan.
Primakabin heeft voor haar advertenties de AdWords
"portakabin", "portacabin",
"portokabin" en "portocabin" gekocht. Dat zijn
dus zoekwoorden die (vrijwel) identiek zijn aan het merk
Portakabin. De cabineconcurrenten raken verstrikt in een jarenlange
juridische strijd of er sprake is van merkinbreuk door deze wijze
van online adverteren.
Prejudiciële vragen
De Hoge Raad heeft vervolgens ondermeer de volgende prejudiciële
vragen gesteld:
- Is er sprake van merkgebruik (voor eigen waren en diensten)
als een koppeling van adverteerder verschijnt in de
zoekresultaten door gebruik van een merk van een concurrent als
AdWord?
- Zijn er omstandigheden dat een adverteerder een beroep kan
doen op refererend merkgebruik, i.e. de adverteerder een
geldige reden heeft om het merk van een concurrent te
gebruiken?
- Als een adverteerder verwijst naar tweedehands producten
die rechtmatig in de Europese Economische Ruimte zijn gebracht,
is dan het recht van de merkhouder op bescherming van zijn merk
uitgeput?
- Zijn dezelfde antwoorden van toepassing als de door
adverteerder opgegeven zoekwoorden niet identiek zijn aan het
merk, maar bijvoorbeeld typefouten bevatten?
Merkinbreuk?
Merkinbreuk: de merkfunctie centraal
Allereerst stelt het Hof vast dat het gebruik van een merk als
AdWord moet worden beoordeeld alsof het AdWord identiek is aan het
merk en voor dezelfde waren en diensten wordt gebruikt. Een
merkhouder kan optreden tegen dergelijk gebruik, als het gebruik
van het AdWord afbreuk doet aan de merkfunctie van het merk.
Hierbij moet worden gedacht aan de herkomstfunctie, maar men kan
ook denken aan de communicatie-, de investerings- en de reclame
functie (zie ook het arrest
L'Oréal/Bellure). De nationale rechter
moet beoordelen of afbreuk wordt gedaan aan deze merkfunctie.
Belangrijk is of het voor de "normaal geïnformeerde en
redelijk oplettende internetgebruiker" duidelijk is of de
adverteer een economische band met de merkhouder heeft. Als een
dergelijke band wordt gesuggereerd is er snel sprake van
merkinbreuk.
Typo's
Wat betreft de AdWords met zogenaamde "typo" variaties
op merken oordeelt het Hof dat een teken gelijk is aan een merk als
het in zijn geheel beschouwd verschillen vertoont die dermate
onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde
consument kunnen ontsnappen. En als de nationale rechter oordeelt
dat het AdWord en merk niet gelijk zijn, kan er toch sprake van
merkinbreuk zijn indien er tevens sprake is van verwarringsgevaar,
waarbij het draait om het begrip van de gemiddelde
internetgebruiker van de advertentie: is het een advertentie van de
merkhouder of van iemand anders?
Refererend gebruik
Het Hof oordeelt dat als er sprake is van gebruik van een merk
van een ander als AdWord, een adverteerder zich niet zondermeer kan
beroepen op de uitzondering van refererend gebruik om aan een
verbod te ontkomen. Een adverteerder kan een dergelijke
uitzondering inroepen als het merk bijvoorbeeld wordt gebruikt ter
aanduiding van kenmerken van de waren of diensten, of ter verwijzen
naar accessoires of onderdelen. De nationale rechter moet wel alle
omstandigheden van het geval afwegen maar het Hof overweegt dat in
principe het gebruik van een AdWord meestal niet tot doel heeft de
kenmerken van een product of dienst aan te duiden, of te verwijzen
naar accessoires of onderdelen. Helemaal als het AdWord en de
bijbehorende advertentie een economische band tussen adverteerder
en de merkhouder suggereert is het lastig een beroep te doen op
gebruik volgens "de eerlijke gebruiken in nijverheid en
handel".
Gebruik van merk mag bij verkoop van
tweedehands producten
Volgens vaste jurisprudentie kan een merkhouder de wederverkoop
van zijn producten door een derde niet verbieden, zolang de
merkhouder deze producten als eerste op de markt heeft gebracht
binnen de Europese Economische Ruimte. Dan is het merkrecht van de
merkhouder uitgeput. Omdat Primakabin handelt in tweedehands
Portakabins mag zij dus het merk "portakabin" gebruiken
als AdWord om die handel aan te duiden. Dat kan alleen anders zijn
als de reputatie van de merkhouder wordt geschaad. Daarvoor is het
onvoldoende dat de adverteerder voordeel behaald (zoals
kwaliteitsuitstraling) door het merk te gebruiken. Er is wel sprake
van afbreuk aan de reputatie van het merk als de adverteerder
bijvoorbeeld het merk van de originele producten heeft verwijderd.
Ook moet het worden meegenomen als de adverteerder ook andere
producten verkoopt die gelet op de omvang, presentie of slechte
kwaliteit het imago van de merkhouder zouden
schaden.
Conclusie
Het gebruik van AdWords is doorgaans merkgebruik. Merkinbreuk
wordt aangenomen als afbreuk wordt gedaan aan de merkfunctie en er
bijvoorbeeld een economische band tussen adverteerder en merkhouder
wordt gesuggereerd. Als een adverteerder tweedehands producten van
de merkhouder verkoopt kan dat een reden zijn waarom hij wèl het
merk als AdWord mag gebruiken - tenzij het gebruik van het AdWord
afbreuk doet aan de reputatie van dat merk.
Het Hof trekt met dit arrest de lijn in de merkenjurisprudentie
consequent door naar de online advertentiewereld. De merkfunctie
staat centraal en er zijn geen nieuwe criteria bijgekomen. Het
gebruik van AdWords kan onder omstandigheden als merkinbreuk worden
aangemerkt, maar AdWords mogen gebruikt worden voor tweedehands
merkproducten. Na de beantwoording van deze vragen door het HvJEU,
zal de Hoge Raad arrest kunnen wijzen. Op zich ziet het er op
gunstig uit voor Primakabin voor zover haar AdWord gebruik van
Portakabin's merk ziet op de tweedehands Portakabin producten.
Maar lukraak allerlei merken als AdWord gebruiken voor een
commerciële (concurrerende) website lijkt niet verstandig.