Merkrecht niet uitgeput t.a.v. niet voor de verkoop bestemde producten t.b.v. demonstratie
Hof van Justitie EU 3 juni 2010, zaak C 127/09 (Coty
Prestige / Simex Trading)
In de
nieuwsbrief van februari 2009 is een vonnis
besproken van de voorzieningenrechter Den Haag over de vraag of
de merkhouder verhandeling van parfumtestflacons kon
tegenhouden. Dit werd door de kortgedingrechter ontkennend
beantwoord omdat hij meende dat de rechten van de merkhouder
waren uitgeput. Een soortgelijke casus is aan het Hof van
Justitie EU voorgelegd en het Hof kiest thans een andere
benadering met tegengestelde uitkomst.
Coty Prestige is groothandel in parfumerieproducten van haar
eigen merken Lancaster en Joop! en merken van derden, zoals
Davidoff, Jil Sander en Calvin Klein. Dat doet zij door middel van
een selectief distributiesysteem. In de overeenkomsten met haar
distributeurs is ondermeer bepaald dat Coty Prestige haar
distributeurs gratis reclamemateriaal ter beschikking stelt, welk
materiaal, voor zover het niet is bestemd om aan de consument te
worden overhandigd, eigendom van Coty Prestige blijft, uitsluitend
voor de aangegeven reclamedoeleinden mag worden gebruikt en niet
commercieel geëxploiteerd mag worden. Met het laatste wordt in het
bijzonder bedoeld dat monsters, testflacons en miniaturen niet
verkocht mogen worden.
Simex Trading handelt in parfumerieproducten en maakt geen deel
uit van het netwerk van Coty Prestige. Zij heeft - zoals uit
onderzoek blijkt - van een distributeur van Coty Prestige een
partij testflacons van het merk Davidoff Cool Water gekocht die zij
heeft doorverkocht aan een winkelketen in Duitsland, die bedoelde
flacons verkoopt. Het betreft originele flacons met daarin het
originele parfum en het opschrift "demonstratie". De
verpakking is (anders dan het originele, commerciële product) van
wit karton waarop in het zwart de informatie staat die over het
algemeen in kleur op de originele verpakking staat. Verder is de
vermelding "demonstratie" aangebracht op de voorkant van
de verpakking van de testflacons en op een zijkant ervan prijkt de
tekst "mag niet worden verkocht".
Met een beroep op haar merkrechten heeft Coty Prestige de Duitse
rechter gevraagd om Simex Trading te verbieden de testflacons
verder te verkopen. Simex Trading meende evenwel dat zij daartoe
gerechtigd was omdat de merkrechten ten aanzien van de
desbetreffende testflacons zouden zijn uitgeput omdat zij met
toestemming van de merkhouder in de Europese Economische Ruimte
(EER) in het verkeer zouden zijn gebracht. Volgens Coty Prestige
kon daarvan reeds geen sprake zijn omdat de testflacons uitsluitend
aan haar distributeurs zijn verstrekt waarbij Coty Prestige zich de
eigendom heeft voorbehouden. Bovendien voerde Coty Prestige aan dat
het om reclamemateriaal gaat dat als zodanig niet is bestemd voor
de consument, hetgeen verklaart waarom op de testflacons duidelijk
is vermeld dat zij niet mogen worden verkocht.
Nadat de rechter in eerste instantie oordeelde dat de
desbetreffende testflacons met toestemming van de merkhouder,
niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud op de flacons, in de EER
in de handel zijn gebracht heeft de appelrechter prejudiciële
vragen aan het Hof van Justitie EU gevraagd. Meer in het bijzonder
wenste het Oberlandesgericht Neurenberg te weten of er sprake is
van in de handel brengen van de testflacons waarvan de eigendom
niet is overgedragen, waarvan de verkoop verboden is, maar waarvan
de tussenhandelaren hun potentiële klanten het verbruik van de
inhoud van de waar voor testdoeleinden kunnen toestaan.
Over uitputting, en de vraag wie daarvan de bewijslast draagt,
heeft het Hof van Justitie zich al in verschillende arresten
uitgelaten. Hij heeft echter nog niet moeten oordelen over gemerkte
producten ten behoeve van demonstratie- of reclamedoeleinden,
waarvoor een eigendomsvoorbehoud geldt.
Het Hof wijst erop dat uitputting het gevolg is van hetzij de
uitdrukkelijke of impliciete toestemming van de merkhouder tot het
in de EER in de handel brengen door hemzelf of door een persoon die
economisch met hem verbonden is, zoals met name een licentiehouder.
Volgens bestendige jurisprudentie van het Hof mag deze toestemming
niet licht worden aangenomen. Anders dan in het door Simex Trading
ingeroepen arrest Peak/Axolin, waarin aan de orde was of het
merkrecht van goederen die wel in winkels waren aangeboden, maar
uiteindelijk weer werden teruggenomen, was uitgeput (HvJEG 30
november 2004, C-16/03) is het hier niet de merkhouder of een
partij die economisch met hem is verbonden die de testflacons in de
EER in de handel heeft gebracht, maar het niet economisch verbonden
Simex Trading. Daarom acht het Hof hetgeen zij in Peak/Axolin over
het begrip "in de handel brengen" heeft beslist niet
relevant. Er dient in casu te worden vastgesteld of de merkhouder
expliciete of impliciete toestemming heeft gegeven aan een derde
(namelijk Simex Trading) om de flacons in de EER in de handel te
brengen.
Vast staat dat Simex Trading geen expliciete toestemming heeft
gekregen en het Hof heeft eerdere uitgemaakt dat impliciete
toestemming niet eenvoudig mag worden aangenomen, bijvoorbeeld
doordat op de waren niet is vermeld dat het verboden is ze in de
EER in de handel te brengen of omdat de merkhouder de eigendom van
de desbetreffende waren heeft overgedragen zonder contractuele
beperkingen op te leggen, terwijl de handelaar die de gemerkte
waren in de EER invoert zich ook niet kan beroepen op het ontbreken
van wetenschap dat de merkhouder bezwaar tegen het in de handel
brengen van zijn gemerkte producten heeft (HvJEG 20 november 2001,
C 414/99 C 416/99, Zino Davidoff en Levi Strauss).
Alhoewel het aan de feitenrechter wordt overgelaten om te
oordelen of er concrete omstandigheden zijn die rechtvaardigen dat
er sprake is van impliciete toestemming van de merkhouder is er in
casu sprake van parfumflacons, waarbij op de verpakking naast de
vermelding "demonstratie" ook de tekst "mag niet
worden verkocht" prijkt. Een dergelijke tekst wijst volgens
het Hof duidelijk op de wil van de merkhouder dat de betrokken
waren niet worden verkocht, noch in de EER noch daarbuiten, en
vormt dus (bij gebreke aan concreet tegenbewijs) op zich een
beslissend element dat in de weg staat aan de vaststelling dat de
houder heeft toegestemd tot het in de EER in de handel brengen van
de flacons.
Het Hof van Justitie EU hecht derhalve grote bewijsrechtelijke
waarde aan de opdruk dat de waren niet voor verkoop bestemd zijn
voor het bepalen van de vraag of er van uitputting sprake is. Dat
lijkt niet alleen voor testflacons met parfum te gelden, maar ook
voor andere producten die door merkhouders aan distributeurs voor
gebruik in of buiten de EER ter beschikking zijn gesteld voor
demonstratiedoeleinden, zoals bijvoorbeeld software en videogames,
mits een uitdrukkelijk contractueel eigendomsvoorbehoud is gemaakt,
en expliciet op het product - en, voor zover relevant, zijn
verpakking - wordt vermeld dat de desbetreffende producten niet
mogen worden verkocht.