Automerk en speelgoedauto
Een bespreking van het arrest van het Europese Hof van Justitie
van 25 januari 2007
(C-48/05, Opel /Autec)
In deze zaak speelt de vraag of autofabrikant Opel kan optreden
tegen het gebruik van haar logo op
speelgoedauto's.
De Feiten
Opel heeft het onderstaande logo voor zowel auto's, als
speelgoed in Duitsland als beeldmerk geregistreerd.
Het Duitse Autec produceert en verkoopt afstandbestuurbare
auto's onder het merk Cartronic, waaronder het volgende
schaalmodel van de Opel Astra V8 Coupé.
Op de grille van dit schaalmodel is het Opel-logo aangebracht.
Voor Opel is dit reden het Landgericht Nűrnberg-Fűrth te verzoeken
Autec te verbieden dit logo te gebruiken. Het Landgericht weet zich
niet direct raad met de casus en stelt vragen van uitleg aan het
Hof van Justitie EG ter zake de relevante (Europees
geharmoniseerde) merkenwetgeving.
Juridisch
kader
Artikel 5 lid 1 van de Europese merkenrichtlijn bepaalt onder
andere dat een merkhouder iedere derde, die daartoe geen
toestemming heeft verkregen, kan verbieden in het economische
verkeer een teken te gebruiken dat:
- gelijk is aan het merk en dat wordt gebruikt voor dezelfde
waren als waarvoor het merk is ingeschreven;
- gelijk is aan of overeenstemt met het merk en dat wordt
gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren, indien daardoor
bij het publiek verwarring kan ontstaan.
Bovendien kunnen de Europese lidstaten ex artikel 5 lid 2
bepalen dat een houder van een bekend merk kan optreden tegen het
gebruik van een gelijk of overeenstemmend teken voor niet
soortgelijke waren aan die waarvoor het merk is ingeschreven,
indien door dat gebruik, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd
voordeel wordt getrokken uit, of afbreuk wordt gedaan aan het
onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Onder andere
in Duitsland en de Benelux is van deze mogelijkheid gebruik
gemaakt.
Een merkrecht is niet allesomvattend. Zo kan een merkhouder een
derde in principe niet verbieden, ook niet als daarbij
(gedeeltelijk) gebruik wordt gemaakt van zijn merk, om kenmerken
van waren, bijvoorbeeld soort of kwaliteit, te
beschrijven.
De prejudiciële vragen
Het Landgericht vraagt zich in casu af of het aanbrengen van een
ook voor speelgoed ingeschreven automerk op een modelauto,
merkgebruik oplevert waartegen op grond van het in artikel 5 lid 1
sub a merkenrichtlijn bepaalde kan worden opgetreden. In dat kader
wil het Landgericht voorts weten of dergelijk gebruik als een
aanduiding van soort of kwaliteit van de modelauto (en dus als
toelaatbaar) kan worden beschouwd.
Oordeel Hof van
Justitie
Het Hof stelt vast dat Autec zonder toestemming in het
economische verkeer gebruik maakt van het Opel-logo, voor dezelfde
waren, speelgoed (maar niet auto's), als waarvoor het als
beeldmerk is ingeschreven. Op het eerste gezicht lijkt daarmee
sprake van evidente merkinbreuk (artikel 5 lid 1 sub a
merkenrichtlijn). Het Hof overweegt echter, onder verwijzing naar
eerdere rechtspraak, dat het aanbrengen van een automerk op
schaalmodellen van voertuigen slechts kan worden verboden, wanneer
(mogelijk) afbreuk wordt gedaan aan de functies van dat merk.
Hierbij gaat het vooral om de herkomstfunctie, ofwel de waarborg
voor de consument dat de waren van een bepaalde onderneming
afkomstig zijn.
Het Landgericht heeft in casu verduidelijkt dat het in Duitsland
gebruikelijk is dat speelgoedauto's bestaande auto's
origineelgetrouw nabootsen. Volgens het Landgericht zal de
consument het Opel-logo op het Autec-schaalmodel dan ook (slechts)
opvatten als een aanduiding dat het gaat om een nagebootste Opel en
niet als aanduiding dat het schaalmodel van Opel afkomstig is. Voor
zover daarmee wordt bedoeld dat het publiek het Opel-logo op de
speelgoedauto niet opvat als herkomstaanduiding, moet het
Landgericht volgens het Hof oordelen dat het onderhavige gebruik
geen afbreuk doet aan de functie van het Opel-logo als merk voor
speelgoed. Overigens geldt dat het aanbrengen van een automerk op
schaalmodellen van voertuigen niet als aanduiding van een kenmerk
van het schaalmodel, maar als een element van getrouwe nabootsing
moet worden beschouwd.
Indien het Landgericht tot oordeel komt dat geen afbreuk wordt
gedaan aan de herkomstfunctie, dan dient het volgens het Hof nog
wel te onderzoeken of mogelijk afbreuk wordt gedaan aan andere
functies van het Opel-merk. Welke functies dit kunnen zijn, maakt
het Hof niet duidelijk.
Verder oordeelt het Hof nog dat het gebruik van het bekende
Opel-logo door Autec verboden kan worden indien dit gebruik, zonder
geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel trekt uit, of afbreuk
doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het
Opel-merk.
Tot slot
Ervan uitgaande dat het niet ongebruikelijk is dat automerken
worden aangebracht op origineelgetrouwe speelgoedauto's, zal
het geen gemakkelijke opgave zijn voor autofabrikanten om tegen
dergelijk gebruik van hun merk, zelfs als dat ook voor speelgoed is
ingeschreven, op te treden.
Voor een nadere analyse van dit arrest, zie mijn artikel op
www.boek9.nl/getobject.aspx?id=2740.