Drie versus twee strepen
Een bespreking van het arrest van de Hoge Raad van 16
februari 2007 (Adidas/Marca)
Eind jaren negentig is Adidas op basis van haar drie strepenmerk
een procedure begonnen, waarin zij de rechtbank verzocht Marca c.s.
het gebruik van een twee strepenmotief op sportkleding te
verbieden. De rechtbank oordeelde dat het twee strepenmotief
inbreuk maakte op het merkrecht van Adidas. Het Gerechtshof wees de
vorderingen van Adidas in hoger beroep echter alsnog af. Adidas
ging vervolgens in cassatie bij de Hoge Raad, die op 16 februari
jl. (tussen)arrest heeft gewezen. De belangrijkste punten uit dit
arrest zullen hieronder worden besproken.
Beoordelingsmoment merkinbreuk
De vordering van Adidas had betrekking op vermeende merkinbreuk
door Marca in 1996. Het Hof was daarom van mening dat de vordering
moest worden beoordeeld naar de omstandigheden en de marktsituatie
in 1996 ('ex tunc'). De Hoge Raad heeft echter overwogen
dat bij gebreke van aanwijzingen die tot een beperkte toetsing
aanleiding moeten geven, de rechter in beginsel alle hem ter kennis
gebrachte omstandigheden in zijn beoordeling zal dienen te
betrekken. Dit geldt vooral als de vordering een bevel of verbod
van meer algemene strekking behelst, zoals het onderhavige verbod
ter zake (toekomstige) merkinbreuk, dat beoogd wordt voort te duren
na de uitspraak van de rechter. In dit kader wijst de Hoge Raad
verder op de regel dat een hoger beroep strekt tot nieuwe
behandeling en beslissing van de zaak, waarbij de appelrechter
heeft te oordelen naar de toestand zoals die zich voordoet ten
tijde van zijn beslissing. Volgens de Hoge Raad heeft het Hof de
vordering van Adidas dan ook ten onrechte slechts naar de situatie
in 1996 beoordeeld.
Freihaltebedürfnis en ingeburgerde
merken
Het Hof oordeelde dat, ondanks dat het drie strepenmerk van Adidas
van huis uit geen sterk merk was, het beeldmerk door middel van
inburgering toch grote onderscheidende kracht had verkregen. Wat
betreft het drie strepenmotief was de beschermingsomvang van het
merk dan ook groot. Deze beschermingsomvang strekte zich volgens
het Hof echter niet uit tot andere streepmotieven, omdat
strepen(motieven) algemeen gangbaar zijn en daarom vrij moeten zijn
voor gebruik door derden.
Adidas is van mening dat het belang van vrijhouding van bepaalde
tekens alleen een rol zou moeten spelen in het onderzoek of een
teken voor merkinschrijving in aanmerking komt. Wanneer geen van de
weigeringsgronden voor merkinschrijving (o.a. geen onderscheidend
vermogen en beschrijvende tekens) van toepassing is, dan mag het
belang van beschikbaarheid volgens Adidas niet (opnieuw) in het
kader van de beschermingsomvang van het (ingeschreven) merk aan de
orde komen.
De Hoge Raad leest in het oordeel van het Hof dat het van mening
is dat het algemene belang vereist dat bepaalde tekens vrij zijn
voor gebruik door iedereen (de zogenaamde
Freihaltebedürfnis), dat het gebruik van deze tekens niet
kan worden verboden op grond van een merkrecht, en dat dit ook
geldt in de situatie dat het betreffende merk zelf van oorsprong
een dergelijk teken is dat door inburgering onderscheidend vermogen
heeft verkregen. De Hoge Raad verwijst vervolgens naar de arresten
Chiemsee en Libertel van het Europese Hof van
Jusitie ("HvJ EG"), waarin de Freihaltebedürfnis
werd geïntroduceerd (Chiemsee), respectievelijk werd
geoordeeld dat bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen
van kleurmerken rekening diende te worden gehouden met het algemeen
belang van beschikbaarheid van kleuren voor andere marktdeelnemers
(Libertel). Volgens de Hoge Raad verschaffen deze arresten
geen duidelijkheid over de vraag of het oordeel van het Hof juist
is. Daarom stelt de Hoge Raad de volgende prejudiciële vragen aan
het HvJ EG met betrekking tot de uitleg van de Europese
merkenrichtlijn.
- Dient bij de bepaling van de beschermingsomvang van een
merk dat wordt gevormd door een teken dat van huis uit geen
onderscheidend vermogen heeft of valt onder artikel 3 (1) c
merkenrichtlijn (beschrijvende tekens), maar als merk is
ingeburgerd en ingeschreven, rekening te worden gehouden met de
Freihaltebedürfnis?; en zo ja:
- maakt het daarbij verschil of het relevante publiek de
beschikbaar te houden tekens beschouwt als tekens ter
onderscheiding van waren, dan wel slechts als versiering van de
waren?; en:
- maakt het daarbij verschil of het door de merkhouder
aangevallen teken een teken is dat elk onderscheidend vermogen
mist ex artikel 3 (1) b, of valt onder de categorie tekens als
opgesomd in artikel 3 (1) c merkenrichtlijn (beschrijvende
tekens).
Samenvattend
Tenzij er aanwijzingen zijn die nopen tot een andere toetsing,
dient de rechter bij een beoordeling van een vordering in beginsel
alle, ook de actuele, omstandigheden te betrekken. Dit geldt vooral
bij vorderingen die een algemene strekking hebben, zoals bij
merkzaken en bij andere intellectuele eigendomszaken vaak het geval
is. Het is nu aan het HvJ EG om de vraag te beantwoorden of bij de
bepaling van de beschermingsomvang van een ingeburgerd en
ingeschreven merk rekening dient te worden gehouden met de
Freihaltebedürfnis.