KPN-groen nietig - gebruik in Nederland onvoldoende
Een bespreking van de uitspraak van de rechtbank van
koophandel te Brussel van 24 november 2006 (Koninklijke
KPN/Mobistar RG 05/00760)
KPN heeft sinds 1989 deze groene kleur geregistreerd als Benelux
merk:
Mobistar, een Belgische gsm-operator, heeft in januari
2000 ook een kleur groen geregistreerd bij het toenmalige Benelux
Merkenbureau. KPN heeft vervolgens voor de rechtbank van koophandel
in Brussel geëist dat Mobistar zou ophouden deze kleur groen te
gebruiken. Mobistar reageerde hierop door de nietigheid van de
merkregistratie van het KPN-groen in te roepen, omdat niet zou zijn
voldaan aan de vereisten om een kleur als merk te registreren.
Omdat in deze Belgische uitspraak het Benelux merkenrecht wordt
toegepast, is deze uitspraak ook van belang voor de Nederlandse
rechtspraktijk.
In deze procedure heeft de Brusselse rechtbank de volgende
vragen beantwoord:
Heeft KPN deze kleur wel op de juiste manier geregistreerd om
als merk te worden geaccepteerd?
En is deze kleur groen ingeburgerd als KPN merk door het gebruik
hiervan door KPN?
Merkregistratie KPN-groen
Aan welke voorwaarden moet een merkhouder voldoen om een kleur als
merk te kunnen deponeren? Het Europese Hof heeft in het
Sieckmann arrest bepaald dat alleen tekens die vatbaar
zijn voor grafische voorstelling kunnen gelden als merk. Deze
grafische voorstelling moet duidelijk, volledig, duurzaam en
objectief zijn. Ten aanzien van registratie van een enkele kleur is
bepaald dat alleen een staalkaart niet als grafische voorstelling
kan gelden, omdat dit onvoldoende duurzaam zou zijn. Staalkaarten
verkleuren immers in de loop der jaren. Het gebruik van
internationale kleurcodes, zoals PMS (Pantome Matching
System), kan wél worden gebruikt als grafische voorstelling
(Europese Hof, Libertel).
KPN had haar kleur groen in 1989 echter alleen geregistreerd met
een staalkaart, met als omschrijving het enkele woord
"groen". Dat KPN vervolgens in 2004 door middel van
correspondentie met het Benelux Merkenbureau deze registratie zou
hebben aangevuld met de PMS code 369, mocht haar niet baten.
De Brusselse rechtbank roept hier in herinnering dat de wet
alleen beschermt wat in het depot is begrepen. De rechtbank kan dus
geen rekening houden met andere elementen, zoals correspondentie
met het Benelux Merkenbureau. Omdat depot van de staalkaart
onvoldoende is en ook het enkele "groen" een onvoldoende
nauwkeurige omschrijving betreft, verklaart de rechtbank het groene
KPN merk nietig wegens gebrek aan grafische voorstelling.
KPN-groen ingeburgerd?
De rechtbank gaat echter nog verder. De groene kleur is niet alleen
nietig vanwege het gebrek in de grafische weergave hiervan in het
Benelux merkenregister, maar ook omdat het merk onvoldoende
onderscheidend is.
Het Europese Hof heeft in dit kader eerder bepaald dat een kleur
van huis uit geen onderscheidend vermogen heeft, maar wel
onderscheidend kan worden door gebruik, ook wel
"inburgering" genoemd. (Europese Hof,
Libertel).
Ondanks het langdurige gebruik van de groene kleur door KPN,
oordeelde de rechtbank dat deze kleur geen onderscheidend vermogen
heeft gekregen. KPN heeft namelijk de groene kleur in verschillende
kleurvariaties gebruikt en in reclame-uitingen een aantal maal de
groene kleur alleen maar in haar logo gebruikt in combinatie met
andere kleuren, waarbij deze groene kleur geen dominante rol
speelde. Verder heeft KPN naast deze groene kleur ook nog de
kleuren zalmroze en rood geregistreerd voor
telecommunicatiediensten.
Volgens de rechtbank associeert het publiek deze kleur groen dan
ook niet direct met KPN en is dit merk nietig wegens gebrek aan
onderscheidend vermogen.
Gebruik in Nederland onvoldoende
Vervolgens overweegt de rechtbank nog dat - nu gebrek aan
onderscheidend vermogen als weigeringsgrond in het gehele Benelux
gebied bestaat - een merk pas voldoende onderscheidend vermogen kan
verkrijgen, wanneer het wordt gebruikt in de gehele Benelux. Omdat
KPN haar groene kleur alleen in Nederland heeft gebruikt, is dit
gebruik onvoldoende om inburgering aan te kunnen tonen.
Consequenties
De rechtbank past hier het recente Europolis arrest van het
Europese Hof toe, dat is besproken in onze nieuwsbrief van
september 2006. Uit dit arrest volgt dat de houder van een
Beneluxmerk die een beroep doet op inburgering om zijn merk
ingeschreven te krijgen tegen de moeilijkheid aanloopt dat hij
inburgering niet alleen in zijn eigen land moet aantonen, maar in
het gehele gebied binnen de Benelux waar deze weigeringsgrond
bestaat. Het Europese Hof overwoog hierbij nog wel dat het
voldoende is dat een aanzienlijk deel van de betrokken kringen de
producten op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde
onderneming herkent. 100% dekking is dus niet vereist.
Volgens de Brusselse rechtbank had het groene merk van KPN
echter in de gehele Benelux moeten worden gebruikt
om onderscheidend vermogen te krijgen. In lijn met het Europolis
arrest had het naar onze mening meer voor de hand gelegen als de
rechtbank had geoordeeld dat KPN haar groene kleur slechts in een
aanzienlijk deel van de Benelux had moeten
gebruiken. De rechtbank lijkt hier echter - in strijd met het
Europolis arrest - het vereiste te introduceren van een
100% dekking van gebruik van een merk om inburgering in de Benelux
aan te kunnen tonen. Dit heeft tot gevolg dat merken die van huis
uit een zwak, of geen, onderscheidend vermogen hebben, zoals
kleuren, niet kunnen inburgeren als Beneluxmerk, wanneer deze niet
in de gehele Benelux, maar bijvoorbeeld alleen in Nederland worden
gebruikt.